Письмо-согласие для регистрации товарного знака: когда и как оно помогает

Письмо-согласие для регистрации товарного знака: когда и как оно помогает

Оксана Штерц

Разбираемся, как получить письмо-согласие от владельца старшего знака и повысить шансы на регистрацию.

Что происходит при экспертизе заявки в Роспатенте?

В процессе экспертизы заявки на товарный знак эксперт должен провести поиск тождественных и сходных зарегистрированных товарных знаков и поданных заявок, определить степень схожести заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений и сделать вывод о возможности регистрации и предоставлении защиты товарному знаку.

Почему Роспатент чаще отказывает в регистрации?

В последнее время при рассмотрении заявок на регистрацию товарных знаков регистрирующий орган применяет очень строгий подход к звуковому сходству заявленного обозначения с ранее зарегистрированными знаками и оценивает не только вероятность реального смешения знаков потребителями, но и саму опасность его возникновения (даже если путаница вовсе и не случится).

Созвучные слова или части слов могут быть признаны сходными до степени смешения.

Ранее допустимые различия между знаками теперь могут считаться недостаточными. Если раньше смысловые различия могли быть достаточными для регистрации нового знака несмотря на сходное звучание с другими знаками, то сейчас такие различия часто не принимаются во внимание.

Например, Роспатент отказал в регистрации знака "MANTRA" для пищевых добавок, считая что он сходен до степени смешения с зарегистрированными знаками "MANTI" для фармацевтических препаратов.

Ужесточение подхода Роспатента при регистрции знаков и изменение методологии сравнения обусловлено появлением разъяснений Верховного Суда РФ (Постановление Пленума ВС РФ №10 от 23 апреля 2019 года).

см. статью Как Роспатент отказывает в регистрации товарного знака.

Согласно новой методологии для признания сходства товарных знаков достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. Это означает, что для отказа в регистрации товарного знака достаточно мизерной вероятности, что потребители могут спутать знаки.

Роспатент предпочитает перестраховываться и отказывать в регистрации в спорных случаях. Особенно это касается популярных комбинаций слов, букв или графических элементов. Новые заявители сталкиваются с тем, что их знаки часто оказываются похожими на уже существующие.

Даже если заявитель уверен в отсутствии реального сходства заявленного и противопоставляемых знаков, доказать это Роспатенту бывает крайне сложно.

Процесс доказательства отсутствия смешения может занять много времени и денег:

• Длительная переписка с Роспатентом, включающая возражения, экспертизы и апелляции (включая Палату по патентным спорам и Суд по интеллектуальным правам).
• Необходимость привлечения патентных поверенных, юристов и лингвистов, что делает процесс более длительным и затратным.
• Даже при подаче аргументов нет гарантии, что эксперты примут доводы заявителя.

Однако действующим законодотельством предусмотрена возможность регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, похожего с каким-либо из товарных знаков, с согласия их правообладателя.

Для такой регистрации необходимо письмо-согласие.

Что такое письмо-согласие?

Письмо-согласие – это документ, в котором владелец зарегистрированного товарного знака дает разрешение другому лицу на регистрацию схожего товарного знака.

Роспатент учитывает письмо-согласие как один из весомых аргументов в пользу регистрации. Хотя окончательное решение остается за ведомством, практика показывает, что наличие согласия значительно снижает риск отказа.

Пример из судебной практики Компания подала заявку на регистрацию товарного знака "CAROMIC" для освежителей воздуха. В ходе экспертизы обозначения Роспатент посчитал его сходным по звучанию с ранее зарегистрированными товарными знаками "AROMACT" и "AROMA". Сходство регистрирующий орган обосновал совпадением звуков в сравниваемых словах. Компания обратилась к владельцам противопоставленных знаков и получила от них письма-согласия на регистрацию бренда, преодолев таким образом отказ в предоставлении охраны.

Вывод

Если у знака есть потенциальное звуковое сходство с уже зарегистрированным, доказывать его несходство перед Роспатентом – сложная, дорогостоящая и не всегда успешная задача. В то же время, договориться с владельцем старшего знака и получить письмо-согласие часто оказывается быстрее, проще и надежнее для успешной регистрации.

Как составить письмо-согласие?

Основные требования

Для успешного принятия письма-согласия Роспатентом необходимо соблюсти следующие условия:

• Знаки не должны быть тождественными – письмо-согласие возможно только при сходстве, но не при полном совпадении товарных знаков.
• Старший знак не должен быть общеизвестным или коллективным – владельцы таких знаков не могут давать согласие.
• Документ должен быть безусловным – нельзя включать ограничения (по сроку, территории и т. д.).
• Письмо должно быть безотзывным – владелец не может впоследствии отменить или отозвать свое согласие.
• Четкость формулировок – необходимо ясно выразить согласие на регистрацию конкретного обозначения для определенных товаров или услуг с указанием данных заявителя и владельца старшего знака.
• Полные реквизиты сторон – должны быть указаны все необходимые данные о правообладателе и заявителе.

Образец письма-согласия

Когда письмо-согласие не поможет?

Заявленное на регистрацию обозначение не должно вводить потребителей в заблуждение – даже при наличии письма-согласия, Роспатент может отказать в регистрации, если новый знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя, свойств или качества товара (ст. 1483 ГК РФ).

например:

• Ложное указание на производителя или географическое происхождение.
• Использование слов, вводящих в заблуждение относительно состава товара.
• Ситуация, когда потребитель может принять товары за продукцию другого лица из-за ошибочного восприятия свойств товара.

Когда владельцы дают письма-согласия?

Знаки действительно мало похожи, но Роспатент усматривает сходство:

Роспатент находит знаки сходными, но сам владелец старшего знака, оценивая схожесть, приходит к выводу, что между знаками нет признаков смешения, так как они различаются по звучанию или по смыслу.

Он понимает, что потребители не будут путать эти знаки, и предоставляет свое согласие на регистрацию нового знака.Пример: Заявка на регистрацию торговой марки "ЭкоЛайт", подается для бытовой химии (класс 03). Роспатент находит сходство со знаком "ЭкоЛюкс", ранее зарегистрированным в том же классе.

Несмотря на явные различия, экспертиза может посчитать, что потребитель все равно увидит связь между знаками и сможет их перепутать.

Если владелец "ЭкоЛюкс" не возражает, проще договориться и получить письмо-согласие.

Владелец старшего знака не использует его.

Владелец зарегистрировал товарный знак, но не использует его в бизнесе — не продаёт товары, не рекламирует, не выводит на рынок. При этом этот «спящий» знак мешает другому предпринимателю зарегистрировать свой бренд, потому что Роспатент видит сходство между ними и отказывает в регистрации.

Но дело в том, что согласно ст. 1486 ГК РФ, если товарный знак не используется непрерывно в течение 3 лет, его действие может быть досрочно прекращено по требованию заинтересованного лица.

Для сохранения правовой охраны своей марки правообладатель должен доказать фактическое (не мнимое) использование знака в отношении каждого товара, по которому доказана заинтересованность.Чтобы избежать конфликта и потери знака правообладатели предпочитают подписывать письма-согласия.

Например, если бренд зарегистрирован для одежды, косметики и бытовой химии, но реально использует только для одежды, то для косметики его владелец может не возражать против регистрации схожего знака.

Как узнать, используется ли товарный знак?

Поиск в интернете:

Введите название товарного знака в поисковик. Проверьте, есть ли у него сайт, аккаунты в соцсетях, упоминания в новостях.  Если знак активно используется — вы это быстро увидите.

Введите название товарного знака в поисковик. Проверьте, есть ли у него сайт, аккаунты в соцсетях, упоминания в новостях.. Если знак активно используется — вы это быстро увидите.

Проверка на торговых площадках:

Зайдите на крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и т.п.) и вбейте название товарного знака.

Смотрите, есть ли товары с этим названием, кто их продаёт, как давно размещены. . Зайдите на крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и т.п.) и вбейте название товарного знака..

Смотрите, есть ли товары с этим названием, кто их продаёт, как давно размещены..

Поиск в сервисах проверки контрагентов егрюл / Rusprofile / Контур.Фокус и т.п.:

Посмотрите, есть ли у владельца ТЗ действующее юрлицо / ИП.

Есть ли у него экономическая активность, сайт, бухгалтерская отчётность. . Посмотрите, есть ли у владельца ТЗ действующее юрлицо / ИП..

Есть ли у него экономическая активность, сайт, бухгалтерская отчётность.

Анализ публикаций в СМИ и рекламе:

Есть ли реклама по этому бренду? Были ли какие-то маркетинговые активности за последние 3 года? 

Советы:

• Не нужно искать доказательства использования по всем товарам, для которых зарегистрирован знак. Достаточно тех, по которым вы сами заинтересованы (например, «одежда» или «напитки»).
• Если нашли хоть какие-то подтверждения использования — это не конец. Главное — использовать их как ориентир и понимать, насколько они убедительны в суде.
• Иногда владельцы регистрируют знак, но ничего не делают — тогда вы в хорошей позиции, чтобы его аннулировать.

Как убедить владельца предоставить письмо-согласие

Чтобы убедить владельца старшего знака предоставить согласие, важно подчеркнуть очевидные различия между знаками и заверить, что потребители не спутают бренды.

Если правообладатель фактически не использует свой товарный знак, можно акцентировать внимание на риске его аннулирования и предложить взаимовыгодное решение.

Также стоит продемонстрировать добросовестность намерений, предложив стандартный образец согласия и четко оговорив условия использования нового знака. В некоторых случаях может помочь разумное денежное вознаграждение.

Выводы

Хотя получение письма-согласия может показаться простым решением, на практике оно требует грамотного юридического подхода.

Переговоры с владельцем старшего знака могут быть сложными: не все правообладатели готовы сразу дать согласие, а некоторые могут потребовать компенсацию или особые условия.

Юридическая точность – письмо должно быть составлено безошибочно, поскольку Роспатент может отклонить его из-за формулировок или нарушения требований законодательства.

Риски отказа – даже при наличии письма Роспатент может отказать в регистрации, если посчитает, что знак вводит потребителей в заблуждение. Важно заранее оценить такие риски и выбрать правильную стратегию защиты.

Поэтому процесс получения письма-согласия лучше доверить специалистам по интеллектуальной собственности. Патентные поверенные и юристы помогут:

• Провести переговоры с владельцем старшего знака.
• Грамотно составить письмо с учетом всех требований.
• Оценить шансы регистрации и выбрать наилучший путь.
• Такой подход сэкономит время, снизит риски отказа и увеличит вероятность успешной регистрации товарного знака.