Директор сам решил зарегистрировать бренд

За время работы в сфере интеллектуальной собственности скопилось много историй о бизнесе, собственниках бизнеса и управленцах. Все эти истории так или иначе связаны с товарными знаками, патентами и с конкурентной борьбой.

Работа, связанная с охраной или защитой бренда напоминает работу педиатра с родителями и их ребенком. Бренд компании – это детище компании, на которое возлагаются большие надежды.

Я пришла к мысли, что для счастливого будущего бренда важно правильно ответить на вопросы:

1. Можно ли зарегистрировать товарный знак?
2. На кого регистрировать товарный знак?

Ответ на второй, казалось бы, легкий вопрос имеет несколько вариантов: товарный знак может принадлежать непосредственно компании, учредителю компании или какому-то третьему лицу.

Неверный выбор ответа на второй вопрос может значительно ухудшить качество «жизни» и развития бренда.

Так, например, в 2012 году в Новосибирске разгорелся корпоративный конфликт между владельцами известного магазина «Снежный лис».

Этот бренд продвигала компания «Адреналин». Один из учредителей фирмы «Адреналин» (по совместительству директор) открыл одноименную компанию «Снежный лис». На имя новой компании был зарегистрирован товарный знак «Снежный лис». Другие же учредители компании «Адреналин» не знали о факте регистрации товарного знака.

В ходе длительного судебного разбирательства действия директора-учредителя по регистрации бренда были признаны недобросовестной конкуренцией, а товарный знак аннулирован.

При разборе этого кейса понятно, что учредителям было бы правильнее сообща зарегистрировать товарный знак на имя компании до начала корпоративного конфликта.

Другой пример неоднозначной регистрации товарного знака — руководитель московского винно-коньячного завода «КиН» зарегистрировал товарный знак «КиНовский» на подконтрольную ему компанию. Товарный знак «КиНовский», как можно заметить, образован от наименования завода.

После регистрации товарного знака был заключен лицензионный договор с выплатой роялти за пользование товарного знака. Абсурдность ситуации в том, что завод платил за пользование по сути своего собственного бренда.

Один из учредителей завода проанализировал существующую финансовую схему и обратился с возражением против регистрации этого товарного знака на какую-то другую компанию.

Аргументы возражения оказались более чем справедливыми: потребитель связывает товарный знак с заводом, а не с иной компанией. Это означает, что регистрация «коньячного» товарного знака не на имя завода может ввести потребителя в заблуждение.

Руководство завода было заинтересовано в регистрации товарного знака на имя другой компании и заключении лицензионного договора. К слову сказать, руководство завода и единственный участник компании-правообладателя товарного знака были родственниками.

За счет выплаты роялти по лицензионному договору уменьшался капитал завода и размер дивидендов собственников за счет выплаты роялти. Деньги легально «утекали».

Регистрация товарного знака в итоге была признана незаконной.

Думаю, что мало кто ожидает, что, возможно, главный актив бизнеса — товарный знак может быть аннулирован из-за отсутствия стратегии регистрации товарного знака и эффективного его использования на начальном этапе.

Надеюсь, что таких кейсов будет все меньше, ведь все это можно предусмотреть заранее. В праве, как в медицине, профилактика лучше, чем «лечение».