Приостановка деятельности ряда иностранных компаний в России стала стимулом для российских предпринимателей придумывать различные способы импортозамещения. Некоторые из них готовы не только поставлять аналогичные товары или услуги, но и полностью заменить «ушедшие» компании, используя их товарные знаки. Юристы практики интеллектуальной собственности Capital Legal Services Антонина Шишанова и Виктор Калужский рассказали Sostav о рисках подобного способа адаптации к новой реальности.
В течение последнего месяца в Роспатент было подано более 50 заявок на регистрацию товарных знаков известных международных брендов, включая Apple, Mastercard, Durex, BMW, Chanel, Coca-Cola, Adidas, Nike и «Макдоналдс».
Большинство заявок полностью повторяют уже зарегистрированные товарные знаки, но есть и творческие попытки «переосмыслить» названия иностранных компаний: начиная от «РоссТрелло» вместо Trello, заканчивая «Дядей Ваней» с логотипом «Макдональдс».
Есть ли шансы на регистрацию у «импортозамещенного» товарного знака?
Хотя некоторые СМИ пишут о «регистрации» вышеуказанных товарных знаков, на самом деле, на момент написания данного материала не один из них еще не был зарегистрирован. В рамках процедуры регистрации товарного знака Роспатент обязан публиковать все заявки на регистрацию товарного знака — и такая публикация вовсе не означает, что товарный знак будет зарегистрирован.
Для регистрации заявка на товарный знак должна пройти несколько «фильтров»:
- Оплата государственных пошлин
Регистрация товарного знака является платной государственной услугой: для её оказания требуется оплатить соответствующие государственные пошлины. Пошлины нужно будет платить дважды — за экспертизу заявки на товарный знак и за непосредственную регистрацию товарного знака.
Вероятно, по большинству из «импортозамещенных» заявок указанные пошлины не оплачены, в связи с чем они не будут вовсе рассмотрены Роспатентом. Не исключено, что подача таких заявок — это маркетинговый ход для привлечения внимания.
2. Экспертиза заявки Роспатентом
Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака состоит из двух частей: формальной экспертизы документов и экспертизы заявленного обозначения по существу. Наибольший интерес представляет экспертиза по существу, в рамках которой Роспатент решает, сможет ли заявленное обозначение стать товарным знаком.
В рамках экспертизы по существу Роспатент проверяет каждую заявку на отсутствие оснований для отказа в регистрации товарного знака, которые можно разделить на абсолютные (связанные с потенциальным нарушением требований закона) и относительные (связанные с потенциальным нарушением прав третьих лиц).
Так как большинство «импортозамещенных» заявок полностью повторяют ранее зарегистрированные товарные знаки иностранных компаний, Роспатент с большой долей вероятности откажет в регистрации таких заявок, сославшись на пп. 1 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, который запрещает регистрацию заявок, тождественных с товарными знаками других лиц, зарегистрированных в отношении однородных товаров и имеющими более раннюю дату приоритета (по общему правилу — это дата подачи заявки).
Скорее всего, Роспатент также откажет в регистрации «творческих» заявок на регистрацию товарных знаков, например, таких как «РоссТрелло», поскольку они сходны до степени смешения с уже зарегистрированными и действующими в России товарными знаками.
При оценке сходства Роспатент будет оценивать заявленные обозначения по ряду критериев, в частности, фонетическому, графическому и семантическому (смысловому) сходству, что существенно уменьшает шансы на регистрацию обозначений, опирающихся на сходство с товарными знаками иностранных компаний.
На наш взгляд, шансы на регистрацию товарных знаков, сходных с существующими и действующими товарными знаками компаний, являются очень низкими.
Это отмечает и сам Роспатент, который был вынужден подготовить официальную позицию по данному вопросу, где он отмечает, что наличие ранее зарегистрированного тождественного или сходного товарного знака, известного в России, является препятствием к регистрации новых товарных знаков.
Более того, Роспатент подтвердил, что заявки с «резонансными» знаками часто отзываются по инициативе заявителя (как это было заявкой на товарный знак «Дядя Ваня», которая была отозвана заявителем спустя две недели после подачи).
Что делать с заявками на товарные знаки, поданными без согласия правообладателя?
Несмотря на то, что Роспатент должен самостоятельно провести экспертизу и отказать в регистрации товарных знаков в связи с их тождеством или сходством с уже зарегистрированными товарными знаками иностранных правообладателей, нельзя исключать возможность принятия ошибочного решения о регистрации товарного знака.
Мы подготовили перечень из возможных действий, которые смогут уменьшить возможность совершения такой ошибки, а также иных действий, которые могут быть полезными в данной ситуации всем правообладателям, чьи товарные знаки пытаются зарегистрировать иные лица:
1. Сообщить Роспатенту о невозможности регистрации товарного знака
Несмотря на то, что экспертиза заявок проводится Роспатентом самостоятельно, ст. 1493 ГК РФ дает любому лицу возможность направить в Роспатент письменное обращение, в котором будут изложены его доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям ГК РФ.
Направление указанного обращения может помочь эксперту, проверяющему заявку на регистрацию товарного знака, найти дополнительные основания для отказа в регистрации — согласно ст. 1499 ГК РФ, такое обращение учитывается при проведении экспертизы, хотя эксперт вправе не согласиться с его доводами.
Такое обращение может быть направлено с момента публикации сведений о заявке и до момента принятия решения о регистрации товарного знака. По данным Роспатента, за 10 месяцев 2021 года средний срок рассмотрения заявок на регистрацию товарного знака составил около 4 месяцев, поэтому мы рекомендуем не откладывать данный вопрос на последний момент и осуществить подачу такого возражения в том случае, если по заявке, поданной без согласия правообладателя, были уплачены все необходимые пошлины.
2. В случае вынесения решения о регистрации товарного знака, оспорить такое решение в суде
Даже если Роспатент зарегистрировал товарный знак, это не означает, что ситуация вышла из-под контроля: ст. 1512 ГК РФ позволяет оспорить указанное решение путем подачи возражения в Роспатент.
Сроки для подачи возражения зависят от того основания, которому, противоречит решение о регистрации товарного знака: в случае регистрации обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, такой срок составляет 5 лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака.
Чтобы оспорить решение о регистрации Роспатента, потребуется оплатить государственную пошлину за рассмотрение возражения в размере 13,5 тыс. руб. Рассматривать возражение будет одна из коллегий Палаты по патентным спорам — специального подразделения Федерального института промышленной собственности, который подотчетен Роспатенту.
По итогам рассмотрения возражения коллегия может как согласиться с возражением и подготовить заключение об отмене регистрации товарного знака, так и проигнорировать его, рекомендовав оставить товарный знак в силе. Рассмотрение возражения оканчивается вынесением решения Роспатента по существу возражения, которое затем может быть оспорено в Суде по интеллектуальным правам.
3. В случае использования обозначения, сходного с товарным знаком — обратиться в суд с требованием о прекращении такого использования
Прекращение работы ряда компаний может повлечь за собой появление на рынках контрафактного товара, произведенного без согласия правообладателя товарного знака. Поскольку такое использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным, правообладатель товарного знака имеет право обратиться в суд с требованиями, направленными на защиту своего права.
Помимо прекращения нарушения прав на товарный знак, можно также требовать ещё уничтожения товаров, на которые нанесены товарные знаки, возмещения убытков или выплаты компенсации, которая может быть рассчитана следующими способами:
- В размере от 10 тыс. руб. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
- В двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак;
- В двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Для предъявления требования о возмещении убытков или выплате компенсации требуется соблюдение предварительного претензионного порядка. Также в некоторых случаях суд вправе не согласиться с указанным размером компенсации и снизить его. Для попытки аннулирования регистрации бренда в связи с неиспользованием должно пройти три года.